知识产权篇——违反商标使用许可合同的行为一定就是商标侵权吗

——詹某诉无锡咖啡仕食品有限公司侵害商标权纠纷

裁判要点

违反商标使用许可合同的行为并不必然构成商标侵权。判断是否构成商标侵权应以是否导致或可能导致消费者对商品或服务的来源产生混淆为标准。合同之诉还是侵权之诉？商标权利人应当谨慎选择，才能更好维护自身合法权益。

审理法院及时间

江苏省无锡市中级人民法院，2013年9月。

基本案情

原告詹某（台胞）诉称：其系“麦卡优娜”、“MU. BREAD”注册商标的权利人。被告无锡咖啡仕食品有限公司(以下简称咖啡仕公司)未经许可在无锡市滨湖区万达广场经营的面包店的店面招牌、包装、杯子上等使用了与商标相同的标识，侵犯其商标专用权，请求判令咖啡仕公司停止商标侵权行为，赔偿经济损失80万元及合理开支3万元。

被告咖啡仕公司辩称：1、其使用“MU. BREAD”、“麦卡优娜”商标是经过阡佑餐饮管理（上海）有限公司(以下简称阡佑公司)许可，且得到了詹某的认可，没有侵权；2、双方即使存在争议，也应为商标许可合同纠纷，詹某不是合同签订人，不具有原告主体资格。请求法院驳回原告的诉请。

法院经审理查明：

2008年8月4日，案外人洪某（台胞）向国家商标局申请注册了“麦卡优娜”、“MU. BREAD”两个商标，商标的核定服务项目均为：餐厅、咖啡厅、快餐馆、流动饮食供应、自助餐厅等。2009年9月，洪某将涉案商标转让给了詹某，并经国家商标局核准。2010年3月6日，涉案商标经国家商标局初审并予以公告，2010年6月7日获得核准注册。

2009年7月30日，洪某担任法定代表人的阡佑公司与咖啡仕公司签订《加盟契约书》，载明：阡佑公司合法拥有“MU. BREAD麦卡优娜”的品牌、商号、商标、版权及连锁之经营模式，咖啡仕公司加盟获得特许经营权，期限为4年，并约定“MU. BREAD麦卡优娜”品牌、商标等只能使用于咖啡仕公司当时的经营地点无锡市人民东路97号。《加盟契约书》的落款处盖有阡佑公司和咖啡仕公司的公章，在阡佑公司授权代表人处显示有詹某的签名。此后，咖啡仕公司在开办的面包店的门头、招牌、海报、产品上使用了“麦卡优娜”和“MU. BREAD”标识。2011年9月咖啡仕公司将其经营地址迁址滨湖区万达广场达汇街56号，继续使用“麦卡优娜”和“MU. BREAD”标识开办面包店。

裁判结果

法院经审理认为：

咖啡仕公司依据《加盟契约书》获得了涉案商标的许可使用权。詹某知晓《加盟契约书》内容，涉案商标转让给詹某后，既未通知咖啡仕公司有关商标权利人的变更情况，也未对《加盟契约书》的内容提出异议或新的主张，故詹某承继了商标许可人的权利义务，《加盟契约书》中关于商标许可的约定仍然约束詹某和咖啡仕公司。

咖啡仕公司虽然没有在《加盟契约书》约定的经营场所使用涉案商标，且没有证据证明该行为取得了商标权人同意，但并不构成商标侵权。商标的主要功能是区别商品或服务的来源，判断是否构成商标侵权应以是否导致或可能导致消费者对商品或服务的来源产生混淆为标准,咖啡仕公司并未超出该商标核准使用的范围，或改变商标使用的方式，亦未超出《加盟契约书》约定的许可使用期限以及经营范围，单纯的改变经营地址的行为不会导致消费者对涉案商标包含的服务内容及来源产生误认或混淆，并不必然构成商标侵权，至于该行为是否构成违约，当事人可以另案主张，且更加有利于平衡双方的权利义务，充分保护双方的合法权益。

最终判决：驳回詹某的诉讼请求。

案例注解及风险提示

本案主要的争议焦点在于违反商标使用许可合同的行为是否必然构成商标侵权。

商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。在许可合同中，被许可人需要承担相应的义务，比如保证使用该商标的商品质量，规范商标使用的方式，限定使用的期限、地域、数量等，违反这些义务，就会导致合同违约。商标侵权则一般是指行为人未经商标权人许可，在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标，或者其他干涉、妨碍商标权人使用其注册商标，损害商标权人合法权益等行为。商标使用许可合同违约和商标侵权的共同点在于未经许可，但是违约责任与侵权责任在法律依据、举证责任、担责方式等方面存在诸多不同，因此，判断一个商标使用许可合同违约行为是否构成商标侵权的重要意义，就在于可以确定商标权人的请求权基础，有利于权利人选择最有利的方式维护自己的合法权益。

商标的主要功能是区别商品或服务的来源，判断是否构成商标侵权应以是否导致或可能导致消费者对商品或服务的来源产生混淆为标准，而不宜机械的以是否经过许可作为标准。以本案为例，涉案商标属于服务商标，虽然咖啡仕公司没有在许可的地点使用商标，违反了商标使用许可合同的约定，但并未超出该商标核准使用的范围，或改变商标使用的方式，亦未超出约定的许可使用期限以及经营范围，也没有降低商标包含的服务品质，单纯的改变经营地址的行为不会导致消费者对涉案商标包含的服务内容及来源产生误认或混淆，并不构成商标侵权。本案纠纷更适宜通过合同之诉进行处理，双方可以援引合同条款提出自己的主张和抗辩，更加有利于平衡双方的权利义务，充分保护双方的合法权益。 

作者：江苏海辉律师事务所  朱佳丹